１ 出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分につき，同製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても，それだけでは，同製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するとはいえない。 ２ 出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分につき，同製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において，客観的，外形的にみて，同製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，同製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する。
１ 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけで，同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するといえるか ２ 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったときにおける，同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する場合
（１，２につき）特許法７０条１項，特許法第４章第２節 権利侵害，民法１条２項
判旨
特許出願時に、出願人が対象製品等の構成を容易に想到できたとしても、それだけで「意識的除外」の特段の事情があるとはいえない。特段の事情が認められるには、出願人が客観的・外形的にも、当該構成が特許請求の範囲を代替すると認識しながらあえて記載しなかったと表示していたといえることが必要である。
問題の所在（論点）
特許権侵害訴訟において、出願人が特許出願時に対象製品等の構成を「容易に想到」できたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合、均等論の適用を制限する「特段の事情（意識的除外）」に該当するか。
規範
特許法70条1項の原則を超えて均等論が認められるのは、特許法の目的（発明の保護と利用の調和）や衡平の理念に基づく。一方、対象製品等が特許出願手続において特許請求の範囲から「意識的に除外」されたなどの「特段の事情」がある場合には、禁反言の法理により均等の主張は許されない。もっとも、出願時に特許請求の範囲外の構成（対象製品等の構成）を容易に想到できたにもかかわらず記載しなかったという事実のみでは、特段の事情には当たらない。特段の事情が認められるためには、出願人が、客観的・外形的にみて、対象製品等の構成が特許請求の範囲の構成を代替すると認識しながらあえて記載しなかった旨を表示していたといえることが必要である。
重要事実
被上告人（原告）は、角化症治療薬の有効成分の製造方法に関する特許権者である。本件発明の特許請求の範囲には、出発物質として「シス体」のビタミンD構造が記載されていたが、その幾何異性体である「トランス体」は記載されていなかった。上告人ら（被告）は「トランス体」を出発物質とする医薬品を輸入販売しており、被上告人が均等侵害を主張。上告人らは、被上告人が出願時にトランス体の使用を容易に想到できたにもかかわらず請求の範囲に含めなかったのであるから「意識的除外」に当たり、均等論は適用されないと反論した。
あてはめ
本件において、被上告人が出願時にトランス体の構成を容易に想到できたとしても、それだけで第三者に対し「トランス体を除外した」との信頼を生じさせるとはいえない。また、想到可能な構成をすべて記載することを強いるのは先願主義下の出願人に過大な負担となり、第三者による安易な侵害を許容することになり不当である。本件明細書等を確認しても、被上告人がトランス体の構成を代替構成として認識しながらあえて記載しなかった旨を客観的・外形的に表示していた事実はうかがわれない。したがって、禁反言の法理が働くような特段の事情は存在しない。
結論
被告（上告人）による「意識的除外」の主張は認められず、本件製造方法は本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属する。上告棄却。
実務上の射程
均等論の第5要件（特段の事情）に関する重要判例。出願人があえて記載を控えたことが明細書等の記載から客観的に認定できるレベル（例：公報で他方の構成を否定的に記述している場合など）でない限り、容易想到性を理由とする意識的除外の反論は封じられる。答案上、均等論の5要件を検討する際、相手方からの第5要件の反論に対する再反論として、本判例の「客観的・外形的表示」という厳格な基準を用いるべきである。
事件番号: 平成24(受)1204 / 裁判年月日: 平成27年6月5日 / 結論: 破棄差戻
１ 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても，その特許発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定される。 ２ 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載さ…
事件番号: 平成24(受)2658 / 裁判年月日: 平成27年6月5日 / 結論: 破棄差戻
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても，その発明の要旨は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として認定される。 （補足意見及び意見がある。）
事件番号: 平成28(受)632 / 裁判年月日: 平成29年7月10日 / 結論: 棄却
特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁（訂正により特許法１０４条の３第１項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁）を主張しなかったにもかかわらず，その後に同法１０４条の４第３号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは，訂正…
事件番号: 平成18(受)1772 / 裁判年月日: 平成20年4月24日 / 結論: 棄却
ＸのＹに対する特許権の侵害を理由とする損害賠償等の請求につき，Ｙの特許法１０４条の３第１項に基づく無効主張を採用して請求を棄却すべきものとする控訴審判決がされた後に，上記特許権に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合において，Ｘが同審決が確定したため民訴法３３８条１項８号の再審事由が存すると…