審決取消

特許法39条1項（先願主義）における発明の同一性判断において、後願発明の構成が先願発明の構成に包含される場合の判断手法、および特許請求の範囲に記載された「作用」的文言の取り扱いが問題となった。

1. 複数の発明が同一であるか否かは、特許請求の範囲の記載に基づき、発明の構成に欠くことができない事項（発明の特定事項）を対比して判断する。2. 後願発明の構成が先願発明の構成に包含される関係にある場合、後願発明が先願発明との同一性を否定し得る「特段の事情」がない限り、両者は同一の発明と解する。3. 発明の作用を述べたにすぎない文言は、発明の構成に欠くことができない事項には該当しない。

本件発明（後願）は、サーボ装置や制御装置等を備えた数値制御通電加工装置であり、特許請求の範囲に「短絡事故に際し加工材または加工電極が前記追跡軌跡を逆方向にたどり得る（逆方向軌跡の構成）」との記載を有していた。一方、先願発明は、同一の装置構成を有するが、逆方向軌跡の構成については明細書には記載があるものの、特許請求の範囲には記載がなかった。特許庁は両者を同一と認め、本件特許を無効（特許法39条1項違反等）としたが、原審は「逆方向軌跡の構成」の記載の有無のみを重視し、同一性を否定したため、上告された。