判例ID:34309

出願書類の要旨を変更しない範囲での補正により、技術的構成が具体化・詳細化された場合において、当該補正後の発明と引用発明との「発明の同一性」をいかに判断すべきか。

特許出願の補正が「要旨の変更」に当たらないとされる場合であっても、直ちに補正後の発明と引用発明との同一性が認められるわけではない。発明の同一性は、両発明の目的、構成及び効果を対比して判断すべきであり、先行技術に照らして当業者が容易に付加し得る周知・慣用技術を付加・置換・削除したにすぎず、かつそれによって格別の作用効果を奏するものでない場合には、依然として発明は同一であると解するのが相当である。

本件発明は、被加工物を移動させるサーボ装置等に関するものである。特許庁は、本件出願に係る発明が引用発明と同一であるとして拒絶査定を維持する審決を下した。これに対し原審（東京高裁）は、本件発明における「リード線を接続する」等の構成が引用発明には欠けており、出願書類の補正によって追加されたこれらの構成は、出願当初の明細書等の範囲内（要旨変更ではない）であっても、引用発明との関係では構成を異にするものであるとして、発明の同一性を否定し、審決を取り消した。

本件において、補正により付加された「リード線の接続」等の構成は、回路構成上当然に予定されている周知・慣用技術の範疇に属するものである。原審は、これらの構成が引用発明に明示されていないことのみをもって直ちに同一性を否定したが、これは発明の同一性に関する法理を誤解したものである。当該具体化が、当業者が当然になす程度の改変であり、かつ特段の効果を奏しないのであれば、技術的思想としての同一性は維持されるというべきである。

発明の同一性を否定した原判決には法令の解釈・適用に誤りがあり、審理不尽の違法がある。したがって、原判決を取り消し、更に審理を尽くさせるため本件を東京高等裁判所に差し戻す。