旧特許法(大正一〇年法律第九六号)九条一項の規定により原出願から分割された新たな出願が同項の規定により原出願の時においてこれをしたものとみなされるためには、分割された出願にかかる発明につき、原出願の願書に添付した当初の明細書に、右発明の要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に、記載されている場合でなければならない。
特許出願の分割と出願日の遡及
旧特許法(大正10年法律第96号)9条1項,特許法施行規則44条1項
判旨
特許出願の分割が認められ、出願時遡及の効力を生ずるためには、分割後の発明の要旨となる技術的事項のすべてが、原出願の当初明細書に、当業者が正確に理解し容易に実施できる程度に記載されている必要がある。
問題の所在(論点)
特許出願の分割において、新出願が原出願時にしたものとみなされる(出願時遡及)ための要件、特に原出願の当初明細書における記載の程度がいかなるものであるべきかが問題となる。
規範
特許出願の分割(旧特許法9条1項)により、新たな出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、分割された出願に係る発明の要旨とする技術的事項のすべてが、原出願の願書に添付した当初の明細書に、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者(当業者)においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されていなければならない。
重要事実
上告人は、旧特許法に基づき特許出願の分割を行ったが、その分割された新たな出願が原出願の時にしたものとみなされるかどうかが争点となった。原審は、分割された発明の技術的事項が原出願の当初明細書に十分に記載されていないとして、出願時の遡及効を認めない判断を示した。これに対し、上告人が原審の判断には違法があるとして上告した事案である。
あてはめ
本件では、分割後の発明の要旨となる技術的事項が、原出願の当初明細書に網羅されているかが検討された。規範に照らせば、単に示唆されているだけでは足りず、当業者が正確に理解し、かつ容易に実施できるレベルでの具体的な記載が要求される。原審の認定によれば、本件の分割出願にかかる発明の要旨は、原出願の当初明細書の記載から当業者が容易に実施できる程度に開示されていたとはいえないため、分割の適法要件を欠くと判断された。
結論
分割出願に係る発明の技術的事項が原出願の当初明細書に十分に記載されていない場合、出願時の遡及効は認められない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、分割出願の適法性(遡及効の発生要件)に関するリーディングケースである。答案上は、実質的な同一性を判断する基準として「当初明細書への記載」の程度を本規範に即して論じるべきである。現行法下の分割制度(特許法44条)においても、この「当初明細書の範囲内」という要件の解釈として重要な指針となる。
事件番号: 昭和49(行ツ)2 / 裁判年月日: 昭和53年3月28日
【結論(判旨の要点)】特許出願の分割における「原出願の時にしたものとみなされる」効果は、分割出願に係る発明の全技術的事項が原出願当初の明細書に当業者が理解・実施可能な程度に記載されている場合に限り認められる。 第1 事案の概要:上告人は、原出願から分割して新たな特許出願を行ったが、その分割出願が原出願の時にしたものとみ…