明細書の「特許請求の範囲」に記載されず、「発明の詳細なる説明」又は図面に記載されている発明を目的とする分割出願であつても、右記載が、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者において発明の要旨とする技術的事項のすべてを正確に理解し容易に実施することができる程度にされているときは、右分割出願は適法である。
明細書の「特許請求の範囲」に記載されず「発明の詳細なる説明」又は図面に記載されている発明を目的とする分割出願の適否
旧特許法(大正10年法律第96号)9条1項
判旨
分割出願が可能な発明の範囲は特許請求の範囲に限られず、明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された事項も含まれる。また、旧特許法下において、分割出願はもとの出願の査定または審決が確定するまで可能である。
問題の所在(論点)
旧特許法下において、①分割出願の対象となる発明はもとの出願の「特許請求の範囲」に記載されたものに限定されるか、②分割出願ができる時期の終期はいつか(特に出願公告後の分割出願が認められるか)。
規範
分割出願ができる発明は、もとの出願の特許請求の範囲に記載されたものに限られず、明細書の発明の詳細なる説明または図面に、当業者が正確に理解し容易に実施できる程度に記載されていれば足りる。また、分割出願の終期は、特段の定めがない限り、もとの出願について査定又は審決が確定するまでと解すべきである。さらに、出願公告後の訂正制限規定があっても、分割出願の体裁を整えるために必要な訂正は許容される。
重要事実
被上告人は、もとの出願(原出願)につき出願公告の決定があった後に、原出願の明細書の「特許請求の範囲」には記載されていなかったが「発明の詳細なる説明」には記載されていた発明を目的として、分割出願を行った。これに対し、審決(特許庁)は、分割出願の対象が特許請求の範囲外であること、および公告後の分割出願であることを理由に、出願日の遡及を認めず不適法としたため、その取消しを求めて争われた。
あてはめ
①特許制度の本旨は発明公開の代償として独占権を付与することにあり、分割制度は一出願多発明の場合に出願人を救済する趣旨である。これらに鑑みれば、明細書等に開示されている以上、請求の範囲外の発明も分割の対象とすべきである。②第三者の不測の損害がない限り、発明者に特許取得の機会を広く与えるべきであり、旧法に終期の限定がない以上、査定・審決確定時まで分割は可能である。手続上の訂正制限についても、分割に不可欠な訂正は制度趣旨から当然に認められるべきといえる。
結論
本件分割出願は、公告後であっても、また明細書の発明の詳細なる説明にのみ記載されていた発明を対象とするものであっても適法であり、出願日の遡及が認められる。したがって、本件分割出願を不適法とした審決は違法である。
実務上の射程
現行法(特許法44条)では分割の時期や範囲が明文で制限されているが、本判決が示した「明細書全体を基準とする」考え方や「公告後(現行法では査定前等)の分割の許容性」に関する制度趣旨の解釈は、実務上の基本的な指針となっている。答案上は、分割出願の要件(44条1項)における「もとの出願の明細書、特許請求の範囲又は図面」の範囲を解釈する際の趣旨説明として活用できる。
事件番号: 昭和49(行ツ)2 / 裁判年月日: 昭和53年3月28日 / 結論: 棄却
旧特許法(大正一〇年法律第九六号)九条一項の規定により原出願から分割された新たな出願が同項の規定により原出願の時においてこれをしたものとみなされるためには、分割された出願にかかる発明につき、原出願の願書に添付した当初の明細書に、右発明の要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有…