商標権者甲のした自己の登録商標に類似する商標の使用が乙の業務に係る商品と混同を生ずるものであつても、右使用商標が甲乙間の裁判上の和解において乙が甲にその使用を認めたものであり、しかも、右和解において、乙が甲の登録商標に対する登録異議の申立を取り下げてそれが登録されることを認め、その対価として甲から和解金を受領し、その結果甲が右使用商標を継続して使用したという事実がある場合は、乙が商標法五一条一項に基づき右登録商標の登録を取り消すことについて審判を請求することは、信義則に反するものとして許されない。 (反対意見がある。)
商標法五一条一項の規定に基づく商標登録の取消の審判請求が信義則に反し許されない場合
商標法51条1項,民法1条2項
判旨
商標法51条1項に基づく商標登録取消審判の請求は、公益的性格を有するものであるが、請求人が相手方の商標使用を和解で容認し対価を受領していた等の事情がある場合には、信義則に反し許されない。
問題の所在(論点)
商標法51条1項に基づく取消審判請求が、公益的性格を有することを理由に、和解等の私法的合意に拘束されず常に許容されるか。また、特定の商標使用を容認した経緯がある場合に、当該請求が信義則に反するか。
規範
商標法51条1項(不正使用による取消審判)は、商標の不当な使用による需要者の混同を防止し、商標権者に制裁を課す公益的性格を有する。しかし、商標法が一定の混同状態を容認する除斥期間等の規定を設けている趣旨に照らせば、同条に基づく請求であっても、私益的調整の側面を否定できない。したがって、請求人があらかじめ当該使用を許諾(禁止権を放棄)し、登録を認める等の和解を成立させ、その対価を受領していた場合には、当該請求は信義則(民法1条2項)に反し許されない。
重要事実
ドイツ人創業者による洋菓子店「B商店」の商標を継承した被上告人(X)は、同業の上告人(A)に対し商標使用差止を求めたが、昭和30年に和解が成立。和解内容は、XがAによる片仮名文字「A」等の使用を認め、Aの商標登録に対する異議を取り下げ、対価として120万円を受領するものだった。その後、XはAの使用商標が登録商標を故意に変更して混同を生じさせるものだとして、商標法51条1項に基づく登録取消審判を請求した。
あてはめ
本件では、(1)Aによる本件各使用商標が本件和解によりXが使用を認めた範囲内にある可能性があること、(2)Xが本件登録商標への異議を自ら取り下げて登録を容認したこと、(3)その対価として多額の和解金を受領していること、(4)その後長期間にわたりAが使用を継続していることが認められる。商標法が出所の混同よりも商標権者の利益保護を優先する場合がある(除斥期間等)ことを考慮すれば、公益性を盾に私的な合意を無視することはできない。このような状況下でXが取消を求めることは、自らの過去の言動と矛盾し、Aの信頼を裏切る行為として信義則に反する。
結論
本件取消審判の請求は、信義則に反し許されない。したがって、原判決(請求認容)を破棄し、和解の具体的範囲等の事実関係を検討させるため差し戻す。
実務上の射程
行政法上の「公益性」がある請求であっても、当事者間の信義則による制約を受け得ることを示した重要判例。商標法51条1項の「何人も」請求できるという建前に対し、特定の当事者間では信義則による請求権行使の制限がかかる。答案では、公益的性格を認めた上で、法全体の趣旨(除斥期間等)や当事者の主観的事実を拾って信義則の適否を論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和55(行ツ)139 / 裁判年月日: 昭和56年2月24日 / 結論: 棄却
商標法五一条一項にいう故意があるとするには、商標権者において指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足りる。
事件番号: 昭和58(行ツ)31 / 裁判年月日: 昭和61年4月22日
【結論(判旨の要点)】商標権の譲渡や使用許諾に関する和解が成立していても、当該商標登録が一般消費者に商品の出所を混同させるおそれがある場合には、公序良俗に反し、商標法4条1項7号により無効と解されるべきである。また、混同を生じさせる具体的な使用態様を前提とした和解条項は、同号の適用を排除する根拠とはならない。 第1 事…