登録出願にかかる商標の指定商品が旧商標法施行規則（大正一〇年農商務省令第三六号）所定の類別のうち引用商標の指定商品を特に除外したものであり、また両商品は互いに品質、形状、用途を異にするものであつても、それに同一または類似の商標を使用すれば同一営業主の製造または販売にかかる商品と誤認混同されるおそれがある場合には、これらの商品は、旧商標法（大正一〇年法律第九九号）第二条第一項第九号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。
旧商標法（大正一〇年法律第九九号）第二条第一項第九号にいわゆる指定商品の類似性の判定。
旧商標法（大正10年法律99号）1条2項，旧商標法（大正10年法律99号）2条1項9号，旧商標法（大正10年法律99号）5条，旧商標法施行規則（大正10年農商務省令36号）15条51類
判旨
商品の類否は、単に品質、形状、用途が同一か否かのみならず、用途の密接な関連性や販売場所等の取引の実情を考慮し、出所の混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきである。
問題の所在（論点）
商標法上の「類似の商品」にあたるか否かの判断において、商品の品質、形状、用途の同一性以外の要素（取引の実情や出所混同の有無）を考慮することができるか。
規範
商標法（旧法2条1項9号）が類似商品への登録も禁止する趣旨は、一般公衆の不測の損害防止と不正競争の抑圧にある。したがって、指定商品の類否判定においては、商品の品質、形状、用途が同一であるか否かのみならず、それらが用途において密接な関連を有するか、または同一の店舗で販売されるのが通常であるかといった取引の実情を考慮すべきである。最終的には、当該商標をその指定商品に使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを基準として判断する。
重要事実
上告人は「PEACOCK」の文字から成る商標を、万年筆、鉛筆、インキ、消しゴム等の文房具（第51類）を指定商品として登録出願した。これに対し、孔雀の図形と「諸星墨汁」の文字から成る引用商標が存在し、その指定商品は同じく第51類の「墨汁」であった。上告人は、本願の指定商品から「墨汁」を明示的に除外し、他の文房具とは品質や用途が異なると主張して、商品の類似性を否定した。
あてはめ
本件において、本願商標と引用商標は商標自体が類似している。また、本願の指定商品（万年筆、インキ等）と引用商標の指定商品（墨汁）は、いずれも第51類の文房具に属し、書写という目的において密接に結合した用途を有する。さらに、これらは通常、同一の店舗において公衆に販売される。このような取引の実情に照らせば、本願商標をその指定商品に使用した場合、一般消費者は引用商標の権利者と同一の営業主に係る商品であると誤認混同するおそれがある。したがって、両者は「類似の商品」にあたると解される。
結論
商品の類否は取引の実情を考慮した出所混同のおそれにより判断されるべきであり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似するため、登録は認められない。
実務上の射程
商品の類否判断において「出所混同のおそれ」を実質的な基準としたリーディングケースである。現行商標法においても、商品・役務の類否は、審査基準等で示される外形的要素（品質、用途、販路等）を総合考慮し、最終的には出所の混同を来すか否かで決するという実務の基礎となっている。
事件番号: 平成10(行ヒ)85 / 裁判年月日: 平成12年7月11日 / 結論: 破棄自判
一 商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ…
事件番号: 昭和39(行ツ)54 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 破棄自判
登録出願にかかる商標の指定商品が、旧商標法施行規則（大正一〇年農商務省令第三六号）所定の類別のうち、引用商標の指定商品をとくに除外したものであり、また、前者の指定商品が後者の指定商品とは品質・形状・用途等を異にする商品を含むものであるとしても、両者の指定商品は、必ずしもつねにその製造元・発売元を異にするものとはいえず、…