1 商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき,その登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為は,(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり,(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって,(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には,いわゆる真正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠く。 2 外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することは,被許諾者が,製造等を許諾する国を制限し商標権者の同意のない下請製造を制限する旨の使用許諾契約に定められた条項に違反して,商標権者の同意なく,許諾されていない国にある工場に下請製造させ商標を付したなど判示の事情の下においては,いわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらない。
1 いわゆる並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く場合 2 外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することが商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらないとされた事例
商標法1条,商標法25条,商標法第4章第2節 権利侵害
判旨
登録商標と同一の商標が付された商品の輸入が「真正商品の並行輸入」として実質的違法性を欠くためには、商標権者による適法な標章付与、国内外の商標権者の同一性(または同視し得る関係)、および日本の商標権者による直接的・間接的な品質管理が可能であることを要する。ライセンス契約の地域制限や下請制限に違反して製造された商品は、出所表示機能や品質保証機能を害するため、並行輸入の保護対象とはならない。
問題の所在(論点)
ライセンス契約上の製造地域制限や下請制限に違反して製造された商品の輸入が、商標権侵害の実質的違法性を欠く「真正商品の並行輸入」に該当するか。
規範
商標権者以外の者が商標付商品を輸入する行為は原則として商標権侵害(商標法2条3項、25条)となるが、以下の3要件(並行輸入の適法性要件)を全て満たす場合は、実質的違法性を欠くと解される。 (1)当該商標が外国の商標権者等により適法に付されたものであること(適法性の要件)、(2)国内外の商標権者が同一人または法律・経済的に同視できる関係にあり、商標が同一の出所を表示していること(出所同一性の要件)、(3)日本の商標権者が品質管理を行い得る立場にあり、商品間の品質に実質的差異がないこと(品質同一性の要件)。
事件番号: 昭和54(オ)145 / 裁判年月日: 昭和56年10月13日 / 結論: 棄却
一 不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。 二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
重要事実
英国法人D(商標権者)からシンガポール等4か国での製造・販売等のライセンスを受けたG社が、契約に違反して、許可されていない中国の工場で下請製造させたポロシャツ(本件商品)を、上告人が輸入・販売した。本件契約には、製造地域制限および商標権者の事前同意なき下請製造を禁止する条項が含まれていた。日本国内の商標権は、D社から被上告人B1に譲渡されていた。
あてはめ
本件商品は、G社が契約上の許諾範囲を逸脱し、地域外(中国)の工場で下請製造させたものであり、商標権者の同意がないため適法に標章が付されたとはいえず、出所表示機能を害する(要件1不充足)。また、製造国や下請の制限は品質管理において重要であり、これに違反した商品は商標権者の品質管理が及ばず、品質に実質的差異が生じるおそれがあるため、品質保証機能も害される(要件3不充足)。したがって、ブランドの信用や需要者の信頼を損なうものである。
結論
本件商品の輸入は真正商品の並行輸入とは認められず、実質的違法性を欠くとはいえない。よって、上告人の行為は本件商標権を侵害する。
実務上の射程
並行輸入の適法性を判断するリーディングケース(フレッドペリー事件)。答案では、まず形式的な侵害を認めた上で、実質的違法性阻却の文脈で上記3要件(出所表示機能・品質保証機能の維持)を提示する。契約違反の態様が「品質管理の可能性」にどう影響するかを具体的に論じる際に有用である。
事件番号: 昭和60(オ)1576 / 裁判年月日: 平成2年7月20日 / 結論: 破棄自判
漫画の主人公の観念、称呼を生じさせる登録商標の商標登録出願当時、既にその主人公の名称が漫画から想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれていた場合において、右主人公の名称の文字のみから成る標章が右漫画の著作権者の許諾に基づいて商品に付されているなど判示の事情の下においては、右登録商標の商標権者が右標章につき…
事件番号: 平成27(受)1876 / 裁判年月日: 平成29年2月28日 / 結論: その他
1 商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって,同法39条において準用する特許法10…