判旨
特許異議申立ての決定に、決定の結論に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある場合には、これを取り消すべきである。明細書の訂正が認められた結果、特許掲載公報の記載と異なる構成となった事案において、その適法性を判断せずに異議を却下した判断には違法がある。
問題の所在(論点)
特許異議申立ての審理において、訂正により特許掲載公報の記載内容が変更されたにもかかわらず、その変更を適切に反映せずに下された取消決定等の判断に、取消事由となる法令違反が認められるか。
規範
特許異議申立てに対する決定がなされた際、その手続過程において、特許掲載公報の記載事項と実態が異なる状態(訂正の確定等)が生じている場合には、特許庁は現状の明細書等の記載に基づき、当該特許の有効性を審理・判断すべき義務を負う。この義務に反し、結論に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合には、行政事件訴訟法に基づき当該決定を取り消すべきである。
重要事実
特許権者である相手方が「ディフラクトメーター」に関する特許(本件特許)を有していたところ、申立人(原告)が特許異議の申立てを行った。審理の過程で、相手方は本件特許の明細書について「角度範囲をカバーするように」という記載を「角度範囲の所望の狭小領域を」等と改める訂正を請求し、これが認められた。しかし、特許庁は、この訂正後の内容に基づいた特許の有効性を適正に判断することなく、異議を却下する決定(本件決定)を下した。
あてはめ
本件において、特許掲載公報には特定の構成(角度範囲をカバーする構成)が記載されていたが、訂正によって「狭小領域を走査する」等の異なる技術的特徴を有する構成へと変更された。特許庁は、この訂正後の発明が特許要件を具備しているか、あるいは異議の理由が解消されたかを改めて審理すべきであった。それにもかかわらず、特許庁が訂正後の実態に即した判断を欠いたまま異議を却下したことは、審理を尽くしていないものであり、結論に影響を及ぼす明らかな法令違反に該当すると評価される。
結論
本件決定には、結論に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるため、これを取り消した原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
特許異議申立制度や審決取消訴訟において、訂正がなされた場合の審理対象の特定および審理義務の範囲を画定する際の準拠となる。実務上は、訂正後のクレームに基づいた対比・判断が欠落している場合に「理由不備」や「審理未尽」を主張する根拠として用いる。
事件番号: 昭和62(行ツ)109 / 裁判年月日: 平成3年3月19日 / 結論: 破棄差戻
特許請求の範囲の記載文言自体は訂正されていない場合でも、特許請求の範囲に記載されている「固定部材」の技術的意義が一義的に明確とはいえず、発明の詳細な説明及び図面から接着剤(接着層)をもつて「固定部材」とする記載をすべて削除する訂正審決が確定したときは、特許請求の範囲に記載されている「固定部材」は、接着剤(接着層)を含ま…
事件番号: 平成14(行ヒ)200 / 裁判年月日: 平成15年10月31日 / 結論: 破棄差戻
特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ,上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には,原判決には,民訴法325条2項に規定する法令の違反がある。
事件番号: 平成10(行ツ)81 / 裁判年月日: 平成11年4月22日
【結論(判旨の要点)】特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に、新たな技術的事項を付加する補正が含まれる場合、当該補正は同号に適合せず不適法である。かかる補正を含む却下決定後の審決に対しては、補正の不適法を理由として取消しを求めることができる。 第1 事案の概要:本件発明は、特定のロー…
事件番号: 昭和45(行ツ)5 / 裁判年月日: 昭和48年6月15日 / 結論: 棄却
登録実用新案の登録無効審判事件の係属中にその登録実用新案につき訂正の審判が請求された場合において、まず訂正審判事件につき審決をした後でなければ登録無効の審決をしてはならないと解すべき法律上の根拠はない。