判例ID:34279

先行する他人の出願の明細書等に記載された発明（引用発明）と、後の出願に係る発明（本件発明）が、技術的構成の一部において選択的または異なる態様を採る場合に、特許法上の「同一の発明」として排除されるか。

特許法29条の2（または39条等）における「同一の発明」とは、技術的思想としての実質的な同一性を指す。発明の「目的」「構成」及び「効果」を対比し、請求項に記載された発明を特定するための事項に相違点があり、それが単なる周知慣用技術の付加・削除・転換等による設計変更の範囲を超えている場合には、別個の発明と解すべきである。

本件発明（特許出願された発明）は、特定の通信路において主搬送波または副搬送波のいずれか一方に通信路を設けることを特徴とするものであった。これに対し、引用発明（先行する他人の出願）は、常に主搬送波を用いて通信路を構成するものであった。原審は、引用発明が主搬送波を必須とするのに対し、本件発明は必ずしも主搬送波を必要とせず、副搬送波のみによる構成も含む点において、構成の具体的態様が異なると判断した。

本件発明と引用発明を対比すると、引用発明は主搬送波を用いる点に技術的特徴の限定がある。一方、本件発明は通信路の設定位置について主搬送波または副搬送波のいずれかを選択できる構成を採っており、全部を主搬送波とする引用発明とは構成の具体的態様が異なる。これは単なる表現上の違いや設計的変更に留まらず、通信路の利用効率や構成の自由度という発明の核心に関わる差異であるといえる。したがって、両者は技術的思想において実質的に同一であるとは認められない。

本件発明と引用発明は同一の発明には当たらず、特許法上の同一性を理由とした拒絶等は認められない。原審の判断は正当である。