1 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題の準拠法は,法例7条1項の規定により,第1次的には当事者の意思に従って定められる。 2 従業者等が特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの)35条にいう職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において,当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については,同条3項及び4項の規定が類推適用される。
1 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題の準拠法 2 従業者等が特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの)35条にいう職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合における対価請求と同条3項及び4項の類推適用
(1,2につき)特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの)35条,(1につき)法例7条1項
判旨
職務発明に基づき特許を受ける権利が二重譲渡された場合等の対価請求権の成否につき、外国特許を受ける権利の譲渡に対しても、特許法35条(改正前)の規定が類推適用される。
問題の所在(論点)
職務発明に係る「外国特許を受ける権利」を従業員から使用者が承継した場合に、日本の特許法35条に基づき「相当の対価」を請求できるか。属地主義の原則との関係が問題となる。
規範
職務発明に係る外国特許を受ける権利の譲渡についても、特許法35条(改正前)の規定を類推適用し、従事者は使用者に対し、勤務規則等の定めに拘わらず、同条3項・4項に基づく「相当の対価」の支払を請求することができる。
重要事実
光学機器メーカーの従業員であった原告(被上告人)は、業務として日本及び米国等の外国における特許を受ける権利を伴う発明を行った。被告(上告人)は、勤務規則に基づきこれらの権利を承継し、日本及び米国等で特許を取得した。被告は原告に対し、勤務規則等に基づき一定の報奨金を支払ったが、原告は当該発明が多大な利益をもたらしたとして、特許法35条に基づき不足する「相当の対価」の支払を求めて提訴した。一審及び二審は、日本特許のみならず外国特許分についても同条の適用・類推適用を認め、追加の支払を命じた。
あてはめ
特許権そのものは各国独立のものであり、その効力は当該国の法に支配される(属地主義)。しかし、職務発明に伴う権利承継とその対価の成否は、発明者と使用者の間の雇用関係等に基づき、その「権利の譲渡」に対して認められるものである。この点、従業員が発明によって使用者に利益をもたらし、それに対し正当な対価を得るという保護の必要性は、日本特許であれ外国特許であれ異ならない。したがって、外国特許を受ける権利の譲渡に対しても、国内法たる特許法35条を類推適用して保護を図るべきである。被告が主張する「外国法に従うべき」との論理は、発明者の正当な報酬請求権を否定する理由にはならない。
結論
外国特許を受ける権利の譲渡についても、特許法35条を類推適用し、特許発明により受けるべき利益の額等を考慮した「相当の対価」を請求できる。
実務上の射程
本判決(オリンパス事件)は、職務発明制度が雇用関係の付随的規律としての側面を持つことを重視し、外国特許についても日本法による対価請求を認めた。答案上は、属地主義の例外(または契約的性質の重視)として、実質的公平の観点から類推適用を肯定する文脈で使用する。
事件番号: 平成6(オ)2311 / 裁判年月日: 平成9年10月28日
【結論(判旨の要点)】職務発明が特許法35条(改正前)の「職務発明」に該当するか否かは、発明が性質上使用者の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が従業員の職務に属するかを基準に判断されるべきである。本件では、他社の施設利用等があったとしても、実質的に使用者の業務として行われたものである以上、職務発明に該当する。 …
事件番号: 昭和59(オ)3 / 裁判年月日: 平成元年4月27日 / 結論: 破棄自判
労働者の業務上の災害に関して損害賠償債務を履行した使用者は、賠償された損害に対応する労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権を代位取得しない。