〔第1問〕(配点:50) Yの従業員である甲と乙は,物質Aに物質b1を反応させて化合物Cを生産する方法(以下「方 法1」という。)を職務発明として共同で発明した。甲と乙は,Yの職務発明規程に従って,方法 1に関する職務発明の特許を受ける権利を,双方同意の上でYに譲渡したが,Yは特許出願をしな かった。しかし,Yは方法1の発明完成の報告を受けて,直ちに秘密裏に方法1の使用による化合 物Cの製造を複数の国内工場で開始した。 その後,乙は,Yを退職してYと競合するXの従業員となり,Xでの研究開発に従事したところ, 物質Aに物質b2を反応させて化合物Cを生産する方法(以下「方法2」という。)によると,方 法1よりも顕著に高い収率で化合物Cを生産できることを発見した。そして,乙は,方法2のみな らず方法1についても,自分の単独発明としてXに届け出て,両発明の特許を受ける権利をXに譲 渡する旨をXと合意した。Xは,特許請求の範囲を「物質Aに物質Bを反応させて化合物Cを生産 する方法」(以下「発明α」という。)とした特許出願を,発明者を乙として行った。その後,Xは, 方法1を使用して化合物Cの製造を開始した。なお,物質Bは物質b1と物質b2の両方を含む上 位概念であり,明細書には方法1と方法2の実施例がいずれも記載されている。 一方,Xが発明αの特許出願を行った1か月後,Yにおいても独自に方法2が開発され,直ちに, Yは方法1を使用していた国内工場の生産ラインのうちの一部につき,方法2を使用するように変 更して化合物Cの製造を開始した。Yは,以来継続して方法1と方法2の両方法を使用して化合物 Cの製造を行っている。 Xは,発明αについて特許査定を受けて設定登録を得た(以下,この特許を「本件特許」という。) ので,本件特許に基づき,Yに対し,化合物Cの製造行為の差止めを求めて提訴した。 以上の事実関係を前提として,以下の設問に答えよ。 〔設 問〕 1.本件特許に基づくXの差止請求に対し,方法1と方法2のそれぞれについて,Yはどのよう な抗弁を主張できるか論ぜよ。 2.設問1で検討したYの抗弁のうち,方法2に関する抗弁に対して,Xはどのような再反論が できるか論ぜよ。 3.Yは,本件特許について,Xに対し特許権の移転請求を行うことができるか,その可否につ いて論ぜよ。また,Yによる特許権の移転請求が認められた場合,Yは本件特許に基づいてX に対し方法1の使用の差止めを請求できるかについても論ぜよ。 【参考】特許法施行規則(昭和35年3月8日通商産業省令第10号) (特許権の移転の特例) 第40条の2 特許法第74条第1項の規定による特許権の移転の請求は,自己が有すると認める 特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。